стр. 1
(общее количество: 2)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

ROCHE & DUFFAY Know-how
www.roche-duffay.ru




Передача прав на ноу-хау



Что такое ноу-хау


В основах гражданского законодательства указано, что ноу-хау – это секрет производства (ст.
151)i Положение о ноу-хау расположено в разделе V «Право на изобретение и другие результаты
творчества, используемые в производстве» наряду с объектами промышленной собственности.
Таким образом, ноу-хау было отнесено к «другим результатам творчества, используемым в произ-
водстве».


В соответствии с законом ноу-хау не относится к объектам интеллектуальной собственности. Дело
в том, что ст. 138 ГК РФ дает понятие интеллектуальной собственности, а ст. 139 ГК РФ говорит о
служебной и коммерческой тайне. Ноу-хау относится к коммерческой тайне.


Федеральный закон «О коммерческой тайне»ii, говоря о ноу-хау (секретах производства), рас-
сматривает его как разновидность информации, составляющей коммерческую тайну. Информация,
составляющая коммерческую тайну – это информация, которая имеет действительную или потен-
циальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свобод-
ного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации вве-
ден режим коммерческой тайны (ст.3 указанного закона).


В литературе можно встретить положения о том, что ноу-хау относят к объектам исключительных
прав и ставят знак равенства между «ноу-хау» и «интеллектуальная собственность», например,
«можно выделить следующие группы объектов интеллектуальной собственности:... объекты про-
мышленной собственности (исключительные права на результаты творческой деятельности, ис-
пользуемой в производстве, - изобретения, промышленные образцы, полезные модели, секреты
производства (ноу-хау)».iii


Есть также мнение, что «информация, в том числе ноу-хау, являясь нематериальным объектом,
представляет собой результат интеллектуальной деятельности человека, как правило, с высоким
творческим потенциалом. Вместе с тем... ноу-хау... нельзя отождествлять с объектами интеллек-
туальной собственности. Российский законодатель не случайно предусмотрел для интеллектуаль-
ной собственности и служебной и коммерческой тайны различные статьи в ГК РФ... В перечне
объектов гражданских прав... информация и интеллектуальная собственность указаны в качестве
самостоятельных объектов».iv


В судебной практике отсутствует единообразие применения термина «ноу-хау». Например, иногда
термины разделают: «объекты интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права,
включая программу для ЭВМ, и т.п.) или «ноу-хау»v, что говорит о разном смысле данных поня-
тий. При этом, применяя данное постановление суд в некоторых случаях ставит в один ряд дан-
ные объекты: «Объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, вклю-
чая программу для ЭМВ, "ноу - хау" и т.п.)».vi


Тем не менее, к ноу-хау применяют нормы, касающиеся интеллектуальной собственности, считая
его особым объектом интеллектуальной собственности. Минфин, говоря о ноу-хау, упоминают, что
это «коммерческая информация», тем не менее они в полной мере распространяют положения о


Page 1
© ROCHE & DUFFAY 2006
Перепечатка и иное копирование материалов допускается
только с письменного разрешения Roche & Duffay
www.roche-duffay.ru Know-how



взимании налогов, связанных с интеллектуальной собственностью, на ноу-хау.vii Характерным
примером является налог на прибыль.



Передача прав на ноу-хау


Российской законодательство предусматривает передачу прав на использование объектов интел-
лектуальной собственности на основании договора коммерческой концессии и лицензионного со-
глашения.


При этом российское законодательство не регулирует вопросы передачи прав на «ноу-хау». Тем
не менее, передача прав на «ноу-хау» возможна.


Ст.1027 ГК РФ относит к предмету договора коммерческой концессии комплекс исключительных
прав, в том числе на охраняемую коммерческую информацию.


Закон не определяет значение понятия «охраняемая коммерческая информация», но данный тер-
мин употребляется в следующем значении: информация, составляющая коммерческую или слу-
жебную тайну (ст.138 ГК РФ)viii.


Как уже было сказано, закон о коммерческой тайне относит к информации, составляющей ком-
мерческую тайну, секреты производства («ноу-хау»).


Таким образом, передача права на «ноу-хау» может быть предметом договора коммерческой кон-
цессии. Особенность данного договора заключается в том, что по нему передается комплекс прав,
тогда как по лицензионным договорам передается право на один объект интеллектуальной собст-
венности. При этом лицензионный договор предусмотрен для передачи прав на отдельные объек-
ты интеллектуальной собственности, например, на патент на изобретение, полезную модель, про-
мышленный образец (ст.13 патентного закона)ix, товарный знак или знак обслуживания (ст. 26
закона о товарных знаках)x .


Возможность заключения лицензионного договора о передаче «ноу-хау» законодательством не
предусмотрена, при этом закон не содержит также запрета на заключение лицензионного догово-
ра. Более того, Минфин указал в письме, что «право пользования такого рода объектами осущест-
вляется по специальным (лицензионным) договорам с их обладателями (обладающими правом
собственности на эти объекты)»xi.


В ГК РФ указана возможность заключения сторонами договоров как предусмотренных, так и не
предусмотренных законом или иными правовыми актами (п.2 ст. 421, п.2 ст. 1), вследствие этого
возможно заключение лицензионного договора при передаче прав на «ноу-хау».xii


При этом лицензионный договор и договор коммерческой концессии не требует регистрации в
патентном ведомстве, так как на это нет прямого указания закона. Не смотря на это, суды в неко-
торых случаях придерживаются иного мнения. Такого мнения придерживаются многие специали-
сты.xiii


В рассматриваемом случае спор велся относительно возможности внесения ноу-хау в уставный
капитал.xiv




Page 2
© ROCHE & DUFFAY 2006
Перепечатка и иное копирование материалов допускается
только с письменного разрешения Roche & Duffay
www.roche-duffay.ru Know-how



Суд ссылался на Постановление Пленума ВС и ВАС РФxv , который указал, что в качестве вклада в
имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права
либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект
интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ,
и т.п.) или «ноу-хау». Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким
объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором,
который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством (п.17 По-
становления).


Федеральный арбитражный суд оставил данное решение в силу, указав что компаниями не за-
ключался лицензионный договор на право пользования ноу-хау с регистрацией в порядке, уста-
новленном законодательством, ссылаясь на указанное Постановление Пленума ВС И ВАС РФ.xvi


Суд при разрешении спора указал, что права пользования "ноу-хау" и иные объекты интеллекту-
альной собственности должны передаваться правообладателем иным лицам, в соответствии с тре-
бованиями ст. 13 Патентного закона (напомним, что данная статья касается передачи прав на
патент, а смысл ноу-хау заключается в том, патент или иной удостоверяющий право на соответст-
вующий объект интеллектуальной собственности документ не получают). Таким образом, реко-
мендации, указанные в Постановлении ВС И ВАС были восприняты буквально. Вследствие этого
представленные заявителем договоры на передачу прав пользования "ноу-хау" в контексте при-
веденных норм права, не могут рассматриваться как лицензионные соглашения, так как не заре-
гистрированы в порядке, установленном законодательством.


Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме, его необходимо
зарегистрировать по месту регистрации правообладателя (ст. 1028 ГК РФ). Договор коммерческой
концессии регистрируется территориальным органом Федеральной налоговой службы, осущест-
вившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего в
качестве правообладателя по договоруxvii.


Следует обратить внимание на то, что информация, относящаяся к ноу-хау, является конфиден-
циальной, ее режим должен быть соответствующим образом установлен внутренними правилами.


Положения об отнесении информации к конфиденциальной должны быть соблюдены при заклю-
чении договора о передаче «ноу-хау».


Существует также точка зрения, что при передаче информации о ноу-хау, если одна из сторон
является компанией иностранного государства, заключается особый договор – договор внешней
торговли информацией, так как это прямо предусмотреноxviii законом о внешнеторговой деятель-
ностиxix. Закон разделяет понятия «внешняя торговля интеллектуальной собственностью» и
«внешняя торговля информацией».


Внешняя торговля интеллектуальной собственностью – это передача исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на использование объектов
интеллектуальной собственности российским лицом иностранному лицу, либо иностранным лицом
российскому лицу.


Внешняя торговля информацией – это внешняя торговля товарами, если информация является
составной частью этих товаров, внешняя торговля интеллектуальной собственностью, если пере-




Page 3
© ROCHE & DUFFAY 2006
Перепечатка и иное копирование материалов допускается
только с письменного разрешения Roche & Duffay
www.roche-duffay.ru Know-how



дача информации осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти, или внешняя торговля услугами в других случаях (ст. 2 указанного закона).


Лицензионный договор или договор коммерческой концессии?


Следует обратить внимание, что суд не всегда при разрешении споров считает заключенный до-
говор об использовании «ноу-хау» лицензионным (именно вследствие того, что он не предусмот-
рен законодательством) и применяет к нему положения о договоре коммерческой концессии, даже
если происходит передаче не комплекса прав, а одного права. Это имеет значение вследствие
того, что договор коммерческой концессии считается заключенным с момента его государственной
регистрации.


Характерным примером является следующее судебное решениеxx. А и В (лицензиары) заключили
лицензионный договор о передаче ноу-хау с предпринимателем С (лицензиат). Указанный лицен-
зионный договор предусматривал возможность заключения сублицензионного договора.


С заключил с компанией D сублицензионный договор, по которому D были переданы материалы,
содержание информацию о ноу-хау.


Между сторонами сублицензионного договора возникли споры относительно выполнения компа-
нией D своих обязательств.


Компания D обратилась с иском в суд к А, В и С о признании заключенного ими лицензионного
договора недействительным. Дело в том, что признание договора недействительным лишает С
всех прав, полученных по оспариваемому договору, в том числе и на заключение сублицензион-
ного договора. Таким образом, в случае признания лицензионного договора недействительным,
заключенный сублицензионный договор также будет недействительным, что освобождает компа-
нию D от всех обязательств в отношении компании С, чем и определяется ее интерес в данном
деле.


Исковые требования компании D основывались на том, что оспариваемый договор относится к
договору коммерческой концессии. А и В не обладали правами на заключение такого договора,
поскольку они не занимались коммерческой деятельностью на момент подписания договора (со-
гласно п.3 ст.1027 ГК РФ сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерче-
ские организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимате-
лей).


Ответчики не были согласны с доводами компании D, ссылаясь на то, что оспариваемый договор
договором коммерческой концессии не является, а форма договора соответствует требованиям ГК
РФ.


Иск компании D был удовлетворен.


По мнению суда, переданные по договору материалы содержали "коммерческую информацию",
права на использование которой были предоставлены лицензиаром лицензиату. Это послужило
основанием для сделанного судебными инстанциями вывода о том, что "заключенный между А, В
и С. лицензионный договор "О передаче ноу-хау" является договором коммерческой концессии". А
поскольку сторонами договора коммерческой концессии могут быть лишь коммерческие организа-




Page 4
© ROCHE & DUFFAY 2006
Перепечатка и иное копирование материалов допускается
только с письменного разрешения Roche & Duffay
www.roche-duffay.ru Know-how



ции либо предприниматели, лицензионный договор, как противоречащий закону, был признан в
соответствии со ст. 168 ГК РФ недействительным.



Налогообложения роялти, если лицензиар является юридическим лицом иностранного
государства


Правила, касающиеся налогообложения лицензионных платежей и платежей, поступающих по
договору коммерческой концессии (роялти), в полной мере применяются к платежам, осуществ-
ляемым при передаче прав на использование ноу-хау.


Владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении промыш-
ленного, коммерческого или научного опыта в соответствии с НК РФ является нематериальным
активом (подп. 6 п. 3 ст. 257 НК РФ).


Согласно НК РФ, доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности
входят в список доходов, облагаемых налогом у источника выплаты. «Это доходы от использова-
ния прав на объекты интеллектуальной собственности... в частности платежи любого вида... за
предоставление права использования... секретной формулы или процесса, либо использование
(предоставление права использования) информации, касающейся промышленного, коммерческого
или научного опыта» (подп. 4 п.1 ст. 309 НК РФ).


Положение о налогообложении НДС роялти при передаче прав на интеллектуальную собствен-
ность распространяются на случаи передачи прав на использование «ноу-хау». Если покупатель
услуг находится в РФ, то местом реализации считается территория РФ, так как данное положение
распространяется на передачу патентов, лицензий... и иных аналогичных прав (подп.4 п.1 ст. 148
НК РФ). Поэтому у иностранной организации возникает налоговая база по НДС.


Налоговые последствия при заключении договоров о передаче прав на ноу-хау между
российскими юридическими лицами


Налог на прибыль


Для лицензиара передача прав на использование ноу-хау является доходом от реализации иму-
щественных прав (п.2 ст. 249 НК РФ) или внереализационным доходом (подп. 5 абз.2 ст. 250 НК
РФ). В Налоговом кодексе нет критериев отнесения поступивших доходов к той или иной группе.
Прибыль облагается налогом по стандартной ставке 24%.


Для лицензиата налоговые последствия приобретения ноу-хау зависят от соответствия приобре-
тенного права правилам, установленным НК РФ.


Так, в соответствии с п.3. ст. 257 НК РФ нематериальными активами признаются приобретенные и
(или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объек-
ты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производст-
ве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в
течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).


Стоимость ноу-хау, признанного нематериальным активом, уменьшает облагаемую прибыль ли-
цензиата путем списания амортизации в течение срока использования или 10 лет, если такой срок
определить невозможно, но не более срока деятельности налогоплательщика (п. 3 ст. 257 НК РФ).


Page 5
© ROCHE & DUFFAY 2006
Перепечатка и иное копирование материалов допускается
только с письменного разрешения Roche & Duffay
www.roche-duffay.ru Know-how



Если ноу-хау не отвечает хотя бы одному требованию п. 3 ст. 257 НК РФ (например, по условиям
договора срок использования ноу-хау составляет менее 12 месяцев), то расходы на его приобре-
тение уменьшают облагаемую прибыль как расходы текущего характера.


Следует обратить внимание на то, что «не подлежат амортизации... приобретенные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, если
по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими пла-
тежами в течение срока действия указанного договора» (подп.8 п.2 ст. 256 НК РФ)


Таким образом, в случае передачи прав на ноу-хау на определенный срок даже при соответствии
требованиям ст. 257 НК РФ, стоимость прав на ноу-хау не амортизируется.


Статья 264 НК РФ предусматривает, что к прочим расходам, связанным с производством и реали-
зацией продукции относятся периодические (текущие) платежи за пользование правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами,
возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллекту-
альной собственности) (подп.37 абз.2). Таким образом, лицензионные платежи уменьшают нало-
гооблагаемую прибыль.



Налог на добавленную стоимость


Налог на добавленную стоимость фактически выплачивает российская сторона, выступая в каче-
стве налогового агента.


НК РФ указывает, что передача прав по лицензионным договорам и договорам коммерческой кон-
цессии облагается НДС по стандартной ставке.


На практике при передаче прав на ноу-хау возникает множество сложностей, обусловленных его
особым статусом. Поэтому при заключении договоров о передаче ноу-хау следует руководство-
ваться не только общими правилами о передаче интеллектуальной собственности, но и учитывать
соблюдение режима конфиденциальности информации, отсутствие правоудостоверяющих доку-
ментов, сложность при подтверждении использования лицензиатом ноу-хау.


Материал подготовлен компанией Roche & Duffay
тел. (495) 790-2660; 624-1300



«Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик» (утв. ВС СССР 31.05.1991 N
i

2211-1) (ред. от 26.11.2001) (Применяются в части не противоречащей частям первой и второй
Гражданского кодекса РФ (Федеральный закон от 30.11.1994 N 52-ФЗ; Федеральный закон от
26.01.1996 N 15-ФЗ)
ii
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
iii
«Интеллектуальная собственность: Учебное пособие» (С.П. Гришаев) (Юристъ,

стр. 1
(общее количество: 2)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>